港宜商务：注册美国商标需要注意哪些问题

Question

如题所述

Answer 1

在美国取得商标注册的途径可以是直接在美国申请并获得注册，也可以通过申请马德里商标国际注册延伸保护到美国。不论是何种方式取得注册，都不意味着可以高枕无忧，到有效期届满直接办理续展这么简单。美国商标法对注册商标的使用有非常严格的规定，如不及时主动提交相应的声明书，将会导致注册被撤销的后果。

现将美国商标法关于注册商标使用的规定、商标注册人必须定期提交的声明书及应注意的问题进行简要阐述，以期对企业有所帮助。

一、必须提交的声明——第8条声明书

美国商标法第8条规定，商标注册人必须主动在注册后第六年届满前一年内向美国专利商标局提交商标使用的声明书，或未使用有正当理由,并非有意放弃商标的声明书。否则，商标注册将被撤销。

1、商标法第8条规定的使用声明书（或不使用正当理由的声明书）必须由商标注册人主动向美国专利商标局提交。

2、在期限内提交：(1)第一次提交：注册日（根据1946年商标法注册）或公告日（以前法律注册）起第5－6年间。 (2) 以后的提交：10年有效期届满前的1年内，以及以后每10年前的1年内。可以与续展申请合并提交。(3) 上述期限都有6个月的宽展期（宽展期内提交需缴纳罚金）。

3、使用声明书的要求：

（1）声明商标在商业中实际使用，明确列出实际使用的商品/服务名称。其它没有实际使用的商品/服务将被删除。

（2）每个类别的商品/服务需提供一份商标实际使用的样本。样本须能够表明商标实际使用在商品上或者服务的销售和广告中。

（3）必须由有权签字人做出声明并签字，需注意声明书内容的真实性，如有虚假，将可能危及整个商标的有效性。

4、不使用正当理由的声明书：如果商标没有使用或没有在全部商品/服务上使用是有正当理由的，注册人可以提交声明书，列出未使用的商品/服务名称，提供商标停止使用的时间以及预期恢复使用的时间，说明没有使用的理由并证明没有使用是由于特殊的可以免责的原因,并非有意放弃商标。

二、可以选择提交的使用声明——第15条声明书

1、不可争议的注册是注册商标、商标的注册、注册人的所有权以及专用权的明确证明，除特定情况外，不可撤销。

2、需要满足的条件：

(1)仅能在商标注册后连续5年实际使用并仍在继续使用的商品/服务上取得；

(2) 不存在对注册人的所有权及注册不利的终局裁定；

(3) 在美国专利商标局和法院没有关于该商标权利的未决诉争；

(4) 商标不是商品/服务的通用名称。

3、提交的时间：可于任何连续五年期间届满后的一年内提交，可与第8条声明书合并提交,也可与续展申请合并提交。

三、马德里商标国际注册延伸保护必须提交的声明——第71条声明书

根据美国商标法第71条，国际注册商标的续展应通过国际局办理，但是，商标所有人必须及时在美国提交使用声明书或者不使用正当理由的声明书，否则，对美国的延伸保护将被撤销。

第71条声明书的内容、要求以及期限和宽展期的规定与第8条声明书基本相同。但是需要注意，提交声明书的期限是自美国注册日而不是国际注册日起算。

四、连续3年停止使用构成对商标的放弃

美国商标法规定，停止使用，并且没有恢复使用的打算，商标即被视为放弃。连续3年停止使用构成事实上对商标的放弃。

综上，为维持美国商标注册有效，不仅要对商标进行实际使用，注意保存使用证据，而且必须注意提交使用声明的期限（或委托专业的事务所提醒和办理），及时在期限内按照要求提交相应的声明书。

Answer 2

要符合社会主义核心价值观